Google AdWords en het gebruik van merknamen

Liegt eine Benutzung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104/EWG vor, wenn ein Dritter ein mit der Marke identisches Zeichen ohne Zustimmung des Markeninhabers einem Suchmaschinenbetreiber gegenüber als ein Schlüsselwort zu dem Zweck angibt, dass bei Eingabe des mit der Marke identischen Zeichens als Suchwort in die Suchmaschine ein absatzfördernder elektronischer Verweis (Link) zur Website des Dritten als Werbung für identische Waren oder Dienstleistungen in einem von der Trefferliste räumlich getrennten Werbeblock erscheint, dieser Verweis als Anzeige gekennzeichnet ist und die Anzeige selbst weder das Zeichen noch sonst einen Hinweis auf den Markeninhaber oder auf die von diesem angebotenen Produkte enthält? En in zijn beschikking van 26 maart 2010 (rechtszaak C-91/09) antwoordde het Hof met het volgende dictum:

Artikel 5, lid 1, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet in die zin worden uitgelegd dat de houder van een merk een adverteerder kan verbieden om op basis van een trefwoord dat gelijk is aan dat merk en dat door die adverteerder zonder toestemming van de merkhouder is geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, reclame te maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dat merk is ingeschreven, wanneer die reclame het de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.

Met dit antwoord was het Bondsgerechtshof in staat over het cassatieverzoek te oordelen. Dit gebeurde in de uitspraak van 13.01.2011 (rechtszaak I ZR 125/07), waardoor de twee voorafgaande arresten werden geïncasseerd:

Gibt ein Dritter ein mit einer Marke identisches Zeichen ohne Zustimmung des Markeninhabers einem Suchmaschinenbetreiber gegenüber als Schlüsselwort an, damit bei Eingabe des mit der Marke identischen Zeichens als Suchwort in die Suchmaschine ein absatzfördernder elektronischer Verweis (Link) zur Website des Dritten als Werbung für der Gattung nach identische Waren oder Dienstleistungen in einem von der Trefferliste räumlich getrennten, entsprechend gekennzeichneten Werbeblock erscheint (Adwords-Werbung), liegt darin keine Benutzung der fremden Marke im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a MarkenRL, § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, wenn die Anzeige selbst weder das Zeichen noch sonst einen Hinweis auf den Markeninhaber oder auf die von diesem angebotenen Produkte enthält, der angegebene Domain-Name vielmehr auf eine andere betriebliche Herkunft hinweist.

Het gebruik van een vreemde merknaam als keyword bij Google AdWords betekent dus geen inbreuk op het merkrecht mits de adverteerder erop let dat

• het merkteken in de advertentie zelf niet wordt gebruikt; en
• de advertentie ook anders geen aanwijzing naar de merkhouder of zijn producten bevat en dus geen verbinding met de merkhouder suggereert; en
• de URL onder de advertentie op een andere zakelijke oorsprong wijst.

In de toelichtende motivering van het vonnis geeft het Bondsgerechtshof verdere inlichtingen hoe een inbreuk op het merkrecht vermeden moet worden:

(Geen officiële maar een vrije vertaling van mij:) ‘Volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie hangt de vraag, of de oorsprongfunctie wordt verstoord wanneer aan internetgebruikers een advertentie met een merk van een derde identiek zoekwoord wordt getoond, af van hoe deze advertentie is ontworpen. De een herkomst aanduidende functie van een merk is nadelig beïnvloed wanneer het voor een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige internetgebruiker uit de advertentie niet of moeilijk is op te maken of de goederen of diensten van de merkhouder of van een met deze economisch verbonden onderneming of van een derde komen. Daarom spreekt het voor een aantasting van het merkrecht als in de advertentie van een derde wordt gesuggereerd dat tussen hem en de merkhouder een economische verbinding bestaat. Hetzelfde geldt als de advertentie dit weliswaar niet suggereert maar t.a.v. de oorsprong van het product of dienstverlening dermate vaag is ontworpen, dat een redelijk geïnformeerde, omzichtige internetgebruiker op basis van de reclamelink en de bijbehorende reclametekst niet kan opmaken of de adverteerder in relatie tot de merkhouder een derde is of toch integendeel met hem verbonden zou kunnen zijn. Of er volgens deze principes een aantasting van de oorsprongfunctie aanwezig is of zijn kan, is aan de beoordeling van de nationale rechter overgelaten. … In de voldoende gekenmerkte rubriek “advertenties” verwacht de verstandige internetgebruiker daarentegen niet uitsluitend aanbiedingen van de merkhouder of van diens verbonden ondernemingen. Internetgebruikers die de scheiding tussen reclame en de eigenlijk gewenste opbrengst op het gebied van pers en radio kennen, maken een verschil tussen de links in de resultatenlijst van een zoekmachine en de als zodanig gekenmerkte advertenties. Voor hen is duidelijk dat een noodzakelijke voorwaarde voor het verschijnen van de advertentie vooral is dat de adverteerder daarvoor betaalt. Bovendien kan naar de levenservaring er niet van uit worden gegaan dat de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige internetgebruiker kennis heeft van de mogelijkheid de plaatsing van advertenties door het gebruik van zoekwoorden te beïnvloeden. Maar ook die internetgebruikers die het mechanisme van de AdWords-reclame kennen, hebben geen reden om aan te nemen dat de advertentie in kwestie op het aanbod van de merkhouder zou gericht zijn. Zoverre de rechter van hoger beroep als bekend heeft vermeldt dat de adverteerder vaak identiek is aan de eigenaar van het merk, vloeit daar tegelijk uit voort dat de internetgebruikers die ook dergelijke ervaringen hebben opgedaan er rekening mee zullen houden dat regelmatig ook door derden betaalde advertenties bij Google naast de advertenties van de merkhouder in de advertentiekolom worden geplaatst.’

Deze uitspraak zet een zeker slotpunt onder een reeks van voorafgaande uitspraken door welke het vergaande gebruik van merknamen als keywords bij AdWords reeds werd toegestaan.]]>